他山之石 | 在欧盟申请商标，遭遇在先权利人异议怎么办
原创 胡英鑫等 中华商标杂志 2022-07-27 10:26 发表于北京
原标题：
欧盟商标确权之战
——欧盟商标异议案启示录
作者：胡英鑫、汪丽红、侯庆辰
被异议人是我国台湾地区主攻呼吸药物递送技术的心诚镁行动医电股份有限公司（下称“心诚镁公司”），于2019年10月8日在第10类向欧盟提交了第018133605号“
”商标申请（下称“涉案商标”），商品项目为“麻醉器具；吸入器；吹气器；医疗用汽化器；麻醉面罩；医疗器械；用于人工呼吸的呼吸器；人工呼吸装置；医用气雾剂分配器；医疗用熏蒸装置”。该商标于2019年11月19日公告，并于2020年2月18日被异议人美国的医疗呼吸设备制造商和经销商德维比斯保健设备公司（下称“德维比斯公司”）提出异议。异议人认为涉案商标与其名下在6个欧盟成员国的8件注册商标存在权利冲突，请求欧盟知识产权局对其申请不予注册。该8件注册商标为：第138787号奥地利商标“PULMO AIDE”、第2024618号德国商标“
”、第M1656096号西班牙商标“
”、第1690954号法国商标“PULMOAIDE”、第614163号意大利商标“
”、第986023号意大利商标“
”、第1462766号意大利商标“
”、第1476116号英国商标“PULMO-AIDE”。经审理上述商标最终于2021年8月11日获准注册。 异议人德维比斯公司从商品项目的关联近似程度、视觉效果、读音、内在含义、相关公众的注意程度、商标的显著性、相关公众的混淆性等方面将异议人的8件欧盟成员国商标与被异议人的欧盟商标进行比对，认为被异议人的欧盟商标商品项目高度近似，尤其在内在含义方面，异议人特别强调“Pulmo”有“肺”的含义。异议人仅描述性地说明其在先商标与涉案商标相比具有一定显著性，视觉效果、读音、内在含义接近程度高于普通水平，同一商业环境下容易引起相关公众注意且造成混淆误认，对其在先商标的知名度等并未提及，亦未提交使用证据。被异议人心诚镁公司提交异议答辩时并未仅就商标的近似性进行争辩，而是首先提出异议人的在先商标由“Pulmo”和“Aide”两部分组成，而“Pulmo”有“肺”的含义，“Aide”有“帮助、辅助”的含义，故此异议人在先商标在所选的商品项目范围内缺乏显著性，而被异议人的商标虽然前半部分也含有“Pulmo”字母组合，但其后半部分的字母组合“gine”在视觉、读音、概念上与异议人商标的第二部分“Aide”完全不一致，“Pulmogine”整体是没有含义的，具有显著性。故此异议人的异议请求应予驳回，被异议人的商标申请应予以注册。针对被异议人的答辩意见，异议人德维比斯公司再次辩称其在先商标“Pulmo”有“肺”的含义，“Aide”有“帮助、辅助”的含义，只有不懂英语的德国公众会对此有类似理解，会将“Pulmo”和“pneumology”（德语：肺病学），“Aide”和“helfer”（德语：辅助物）联系在一起，而针对其他欧盟范围内的公众，“PulmoAide”商标是无含义的，所以被异议人提出的异议人在先商标不具有显著性的观点应不被认同。异议人还提到，欧盟法院曾经在不止一个场合提到过，在先商标显著性不强并不能完全阻碍其他商标与其在同一商业场景下使用时对消费者造成混淆误认的情况发生。消费者混淆误认行为的产生并不仅仅和显著性一个因素有所关联。综上，异议人认为申请商标与异议人在先商标构成近似。由此可以看出，异议人对其在先商标的显著性已信心不足。那么，涉案商标是如何异议答辩成功，并最终获准注册的呢？笔者对欧盟知识产权局的裁文进行了研究。审查员明确指出“是否存在混淆的可能性取决于对几个相互依存的因素的整体评价。这些因素包括商标的近似程度、商品或者服务关联程度、在先商标的显著性、引证商标的显著性和支配性要素以及相关公众。”由此推断，欧盟异议的审查关键点之一在于评估两件冲突的商标在同一场合下销售是否会引起相关公众的混淆误认。据此，审查员进行了如下审查：本案中异议人基于6国8个在先商标进行异议，审查员对8个在先商标进行商品项目保护范围及所属国家情况进行比对后，最终选取4件在先商标作为有效在先权利，列入了审查比对的范围。由上表可知，涉案商标与异议人在先商标的商品项目均与医疗器械相关，尤其是呼吸器、雾化器，审查员认为两者商标的商品项目属于类似的商品项目，属于容易引起混淆的范围。审查员亦评估了在商业环境中相关公众在购买相关商品时对两方商标的注意程度。异议人在提交异议申请时表示，作为普通消费者，在购买相关商品时对商标的关注程度并不会特别高，一般只会处于平均水平或是低于平均水平，所以两方商标置于同一商业环境中容易引起混淆。然而，审查员并不同意此观点，而是认为消费者是否特别关注商标和消费者的知识背景，与所购买的产品有非常大的关系，能够买此案中相关产品的消费者一般具有一定医学专业知识，或者是医学领域的专家，产品的使用效果和患者的健康水平有直接关系，所以在购买相关商品时会格外关注商标品牌，从而认为相关公众对于两方商标差异的注意程度较高。奥地利商标““PULMO AIDE”和法国商标“PULMO-AIDE”均为文字商标（word mark），西班牙商标“”为由标准字体中黑色粗斜体大写和小写字母书写的语言元素“PulmoAide”一词组成的图形商标（fifigurative mark），意大利商标“”为标准字体中灰色粗斜体大写和小写字母书写的语言元素“PulmoAide”一词组成的图形商标。审查员认为，从商标整体相似性角度看，异议人的在先商标没有任何元素是具有明显的显著特点，而涉案商标由标准灰色大写字母书写的语言元素“Pulmogine”和一个纯粹装饰性质的图形元素组成 ，图形元素基本上由两个较小的几何图形组成，这些几何图形同时构成了最后三个字母中“i”的点，具有主导效果，能吸引一般消费者的眼球。虽然异议人的在先商标与涉案商标均具有重合部分“Pulmo”，但是对于非重合的部分，尽管“Aide”和“gine”共同含有元音字母“i”和“e”，但异议人的在先商标仅含有一个辅音字母“d”，而涉案商标含有辅音字母“g”和“n”，视觉上总体差异明显，两者不构成近似。由于法语、西班牙语和意大利语属于拉丁语族，德语属于日耳曼语族，但拉丁语族和日耳曼语族同属印欧语系，再加上这些国家地理位置接近，欧盟审查员在审查发音这一因素时，排除了不同地区相关发音规则的差异，认为“Pulmo”在上述四种语言中发音一致。然而对于“Aide”和“gine”，尽管共同拥有相同的元音“i”和“e”，发音仍然是很不相同的，所以总体评估异议人的在先商标与涉案商标发音不近似。审查员认为，在正常情况下，商标均应被视为一个完整的整体，但是在一些特定情况下，消费者还是免不了会将商标割裂来看，尽管这是特例，但也应当被严格审查。此案中，由于异议人的在先商标与涉案商标可能会在同一个商业环境下被消费者割裂为“Pulmo” “Aide”和“gine”三部分，审查员将这三部分分别在特定消费者的母语语境下分析其含义。奥地利和德国的官方语言均为德语，“Pulmo”在德语中的含义与“肺”相关，此部分在德语区使用在两方商标相关商品上缺乏显著性；“Aide”在德语中有“帮助辅助”的含义，在德语区两国使用在两方商标相关商品上显著性较弱，因其有提供帮助病患服务的含义；异议人曾申辩“gine”的字母组合在德语中与“angina”（德语：心绞痛）一词非常接近，此部分在不会说英语的德国人认知中缺乏显著性，欧盟审查员认为这一观点较为牵强，“gine”字母组合在德语区两国公众眼中应有显著性。西班牙的官方语言为西班牙语，“Pulmo”在西班牙语中和“pulmón”（西班牙语：肺）接近，此部分在西班牙使用在两方商标相关商品上缺乏显著性；“Aide”在西班牙语中无含义，具有显著性；“gine”在西班牙语中和“ginecología”（西班牙语：妇科学）有关联性，为“ginecología”一词的词根，且“ginecología”一词的含义为医学其中一个分支，含有“gine”字母组合的商标使用在医疗器械上，所以此部分在西班牙语中显著性较弱。法国的官方语言为法语，“Pulmo”在法语中与“pulmonaire”（法语：肺的）含义接近，此部分在法国使用在两方商标相关商品上缺乏显著性；“Aide”在法语中有“帮助辅助”的含义，在法国使用在两方商标相关商品上显著性较弱，因其有提供帮助病患服务的含义；“gine”在法语中无含义，具有显著性。意大利的官方语言为意大利语， “Pulmo”在意大利语中与“polmone”（意大利语：肺）含义接近，此部分在意大利使用在两方商标相关商品上缺乏显著性；“Aide”在意大利语中无含义，具有显著性；“gine”在意大利语中无含义，具有显著性，但是审查员补充提到，部分意大利公众可能会将这部分和“ginecologo”（意大利语：妇科医生）联系起来。由于异议人并未提交任何使用证据，对于显著性的判断仅仅从商标本身进行。欧盟审查员在对4件纳入对比范围的在先商标进行所属地区母语语境下含义分析后，认为意大利商标“”和西班牙商标“”在其所注册地区整体上是无含义的，显著性处于正常水平，而奥地利商标“PULMO AIDE”和法国商标“PULMO-AIDE” 由于组成商标的两部分词语均有具体含义，商标总体显著性较低。关于在先商标的显著性，意大利商标“”和西班牙商标“”显著性处于正常水平，而奥地利商标“PULMOAIDE”和法国商标“PULMO-AIDE” ，商标总体显著性较低。关于商标的整体近似程度，视觉上的近似程度较低，发音上的近似程度也较低，含义上亦不近似，总体近似程度低。在这一部分，审查员给出了非常重要的观点：评估混淆的可能性意味着相关因素之间存在某种相互依赖，特别是商标之间以及商品或服务之间的相似性。因此，商品和服务之间较小程度的相似性可能会被商标之间较大程度的相似性所抵消，反之亦然。并且，根据惯例，当商标共享一个没有显著性的元素时，审查评估将侧重于非重合组成部分对整个商标整体的影响，审查评估将考虑非重合组成部分的相似性，差异性和独特性，仅在非显著的部分中的重合的部分不会导致有混淆的可能性。基于上述观点，审查员裁定异议人的在先商标与涉案商标整体相似程度低，视觉上的相似程度低，发音上的相似程度低，含义上不近似，两者重合的部分“Pulmo”虽然在商标的开头部分，但是由于缺乏显著性，并不能表示商业来源，真正能够起到标识商业来源的应是后半部分的“Aide”和“gine”。尽管处于商标的后半部分，但是由于两方商标的后半部分差异较大，同时更考虑到相关消费者在购买相关产品时会投入比一般消费者更多的注意力在商标品牌的辨识上，商品项目虽然高度近似，但是商标本身整体上并不构成近似，商品项目的高度近似不能作为商标本身整体上不近似的补充，综合考量，审查员驳回了异议请求，涉案商标最终予以核准。由于欧盟知识产权局对于商标的审查不进行实质性审查，异议制度成为了在先权利人维护自身商标权利的有力武器，故此异议程序普遍且重要。因此，一方面要求申请人积极关注商标申请情况，尤其是初审公告的情况，主动出击，提请异议申请；另一方面又要求被异人积极应对异议请求，提交答复，全面反击。本案中，欧盟审查员在分析异议人德维比斯公司商标与被异议人台湾心诚镁公司商标的整体视觉效果时，非常侧重关注商标是否具有“视觉上的引人注目（visually eye-catching）”。对于4个有效的在先权利（奥地利商标“PULMO AIDE”、法国商标“PULMO-AIDE”、西班牙商标“”及意大利商标“”）进行商标总体外观呈现进行分析时评价它们没有任何元素是具有明显的显著特点的，而在分析评价被异议人心诚镁公司商标“”的整体效果时，认为其虽然字母均由标准字母组成，但是在字母之外还含有纯粹装饰性的元素，这些元素由两个较小的几何图形组成，这些几何图形上的点和最后三个字母密不可分，融为一体，成为申请商标中最具显著性的主导部分。笔者认为，欧盟审查员针对两件商标关于是否含有设计元素的评价和分析对于被异议人在商标图样的选择上有非常重要的指导意义，再小的设计在欧盟审查员的眼中都可能是增加商标总体显著性的加分项，所以建议在申请欧盟商标时，尽可能对英文商标进行一定的设计加工，即使局部性的，都会为未来遭遇案件时证明商标的显著性有所裨益。在此案裁文中审查员提到，根据惯例，当多件商标共同含有一个不具显著性的元素时，近似的判定会集中于非重合部分对整体的影响，近似性的评估将会考虑总体的相似性、差异性，也会考量非重合部分的显著性程度，仅是重合的不具有显著性的部分无法引起消费者的混淆误认。此案中，审查员认为审查两件商标是否具有显著性的更多关注点在于其后四个字母“Aide”和“gine，由于列入比对范围的商标均是在欧盟成员国的单一国注册，欧盟审查员的审查方式是将需要考量的字母组合放入这些国家相关公众的母语语境中进行一一意思比对，根据比对分析，两方的商标从含义上来看均在部分国家有缺乏显著性的情形。如若有一方的商标组成的词缀在所注册国官方语言的语境下均无含义，将会充分增强商标在含义上的显著性。所以，笔者建议在进行欧盟商标申请时，对由拉丁字母组成的商标需提前了解在所注册国的官方语言语境下的含义，以免出现注册商标含义上缺乏显著性的问题。有些申请人选择使用带有含义的词缀组成商标是希望商标可以给所在国家消费者更直观的意思传递，这样的想法很好，笔者建议选择这类词组时，如有可能替换一些相同发音的元音字母，这样既可以保留类似读音，尽量做到意思传递，也可以一定程度上规避缺乏显著性的问题。当然，前述的第一条建议也可以配合进行使用，多种方法保证既能达到意思传递的效果又保留显著性。本案中，被异议人能够答辩成功，最有效的关键抗辩观点为：异议人的商标不具有显著性。欧盟知识产权局审查审理异议案件中所涉商标的混淆性问题是一个综合的考量，其中商标是否具有显著性是非常重要的考量因素，如可以在案件中证明对方商标不具有显著性，将会为己方增加很多赢面。回顾本案中两方商标，相同重合的字母组合为“Pulmo”， 这一词缀在异议人商标所注册的国家官方语言语境下均和商标注册商品项目极为相关，极具描述性，非常缺乏显著性，那么在这种情况下，即使被异议人商标的前5个字母和异议人商标完全相同，也不会在欧盟审查员近似判定的考虑范围内。笔者建议，若在欧盟遭遇异议，如果异议人商标中有部分字母组合和己方商标重合，答辩时应考虑对其发起证明其缺乏显著性的攻击。若是可以证明其缺乏显著性，重合部分不被考虑为近似，可以降低商标整体被审查员判定为近似的风险。如己方为异议人，想要通过异议使对方的商标不予注册，若发现两方商标存在相同字母组合重合部分，应重点考虑证明重合部分具有显著性，这样才能更有助审查员认定两方商标存在近似的情形。虽然欧盟知识产权局审查商标案件并非完全依靠判例进行，但是提供类似案件的在先判例对案情的影响是非常重要的。本案中，被异议人主张异议人的商标中含有“Pulmo”前缀，在非英语国家中也存在和医药领域高度关联的现象，为商标中缺乏显著性的部分，所以两方商标不构成近似，异议应当被驳回时，引证了在先判例第17986247号欧盟商标驳回复审案裁定、欧盟内部市场协调局驳回第1136717号马德里商标在欧共体保护的裁定、第6595334号欧盟商标异议裁定中的部分欧盟审查员的观点来支持观点。尤其是第6595334号欧盟商标异议案，涉案商标分别为“PULMENO”和“PULMOPEN”， 该案审查员在认定两件商标构成近似，商品项目构成近似的情况下，依然认为在特定情形下两件商标不会引起消费者混淆，从而驳回了该件异议申请。这些在先判例对说服审查员帮助作用较大，从案件的结果来看，本案审查员也确实支持了被异议人的主张。笔者建议，在应对欧盟异议案件时，找寻一些类似在先判例作为支持证据递交给审查员，对佐证己方观点有积极作用。在分析总结本案经验之余，笔者还对于欧盟异议答辩相关的策略做了进一步思考。被异议人进行异议答辩时，应不受限于异议人的异议理由，不要单纯顺着异议人的思路进行答辩，也可以另辟蹊径，攻其短板。在本案中异议人聚焦于近似性，而被异议人并未仅就近似性进行答复，而是针对异议人商标的软肋——显著性进行了全面论述，指出其不足，从而获得了审查员的支持。异议人在先商标无显著性已得到审查员一定程度上认可，是否可对其提无效程序反攻，值得我们思考。面对日趋激烈的海外竞争，遇到类似事件，企业不仅要积极应诉，还可以视时机化被动为主动，进行反诉。欧盟一直是我国重要的贸易伙伴。欧盟成员国众多，消费者购买力强，越来越成为国内企业的重要目标市场。来自我国的申请主体对欧盟商标的申请量年年攀升。在欧盟申请商标，有可能在公告期接到来自各国的商标在先权利人的异议。本案中，被异议人作为一个善意进入欧盟市场的台湾企业，所申请的商标遭遇了一家在相近业务领域的美国企业基于6国8件在先商标的围追堵截。笔者认为，我国企业在拓展境外市场注册商标时，应当遵循的原则是遵守当地商标法律法规，不主动惹事，但是当企业遭遇在先权利人发起的进攻时，企业也应当不怕事，从容应对。通过对异议方的异议理由详细分析，找寻突破口，用类似在先判例佐证观点，向审查员发出合理主张。同时，提供涉外知识产权法律服务的同仁，应深入研究裁定文书，总结成功经验，提炼审查角度，把握审案尺度，更好助力企业在国际经济舞台上增光添彩。
-
2022-03-08
-
2022-03-02
-
2020-09-06
-
2020-09-04
-
2020-09-01
-
2020-08-31
蒙公网安备15010202150486号
电子营业执照
